Разъяснение «О неправомерности ссылок на пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, при применении оснований для отказа в регистрации товарного знака, установленных абзацем вторым пункта 3 статьи 6 названного закона»

РАЗЪЯСНЕНИЕ

"О неправомерности ссылок на пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.02 г. № 166-ФЗ, при применении оснований для отказа в регистрации товарного знака, установленных абзацем вторым пункта 3 статьи 6 названного Закона"
(утверждено Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 6 июля 2004 г. № 12)

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенным Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. (далее - Закон), не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В практике проведения экспертизы заявленного обозначения (статья 12) и рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку (статья 28 Закона) имеют место случаи, когда в соответствующих решениях указывается, что основанием для отказа в регистрации товарного знака или мотивом для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку является его способность ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

При этом, используя упомянутое основание для отказа в регистрации, установленное абзацем вторым пункта 3 статьи 6  Закона "Абсолютные основания для отказа", экспертиза или лицо, подающее возражение против охраны товарного знака, или принимающий решение по такому возражению орган ссылаются на наличие прав на охраняемые товарные знаки, т.е. на основание для отказа, предусмотренное пунктом 1 статьи 7  Закона "Иные основания для отказа" ("Относительные основания").

Представляется, что причиной обращения к пункту 1 статьи 7 Закона в отдельных случаях может являться то, что в статье 28  Закона установлены разные временные режимы для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку. Если правовая охрана была предоставлена с нарушением требований статьи 6  Закона, то она может быть оспорена и признана недействительной в течение всего срока ее действия. Если правовая охрана была предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7  Закона, то она может быть оспорена только в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене.

Наличие в Законе разных сроков для оспаривания может приводить к тому, что некоторые обладатели права на товарный знак с более ранним приоритетом, пропустившие пятилетний срок, пытаются оспаривать правомерность правовой охраны товарного знака с более поздним приоритетом на основании положений абзаца второго пункта 3 статьи 6 Закона, ввиду невозможности использования оснований, установленных в пункте 1  статьи 7  Закона.

В связи с изложенным, возникает вопрос о правомерности ссылок на пункт 1 статьи 7 Закона при применении оснований для отказа, установленных абзацем вторым пункта 3 статьи 6  Закона.

Следует отметить, что разделение оснований для отказа на "абсолютные" и "иные" ("относительные") является концептуальным не только для Закона, но и для международных договоров, а также национальных законодательств ведущих стран мира.

Такое разделение объясняется тем, что положения, относящиеся к "абсолютным" и "иным" основаниям, преследуют совершенно разные цели.

"Абсолютные" основания для отказа позволяют без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц оценить существо заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, его способность выполнять функции товарного знака, включая основную функцию - индивидуализирующую.

"Относительные" основания для отказа должны дать ответ на вопрос, не будет ли заявленное обозначение (даже, если оно обладает различительной способностью, если оно не способно вводить потребителя в заблуждение и т.д.), в случае его регистрации в качестве товарного знака, нарушать права третьих лиц на другие объекты, в том числе на охраняемые товарные знаки.

Разделение оснований для отказа базируется на статье 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в которой рассматриваемые основания сосредоточены в разных положениях данной статьи, а именно: пунктах В.1 и В.3.

На разделение критериев, которые могут применяться при оценке обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарного знака, указывается и в издании Всемирной Организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) "Введение в интеллектуальную собственность". В этом издании, в частности, отмечается следующее: "Товарным знакам, которые могут ввести в заблуждение потребителей относительно характера, качества или любых свойств товаров или их географического происхождения, право на регистрацию не предоставляется в интересах общества.

В данном случае проводится тест на ложность смыслового значения самого товарного знака, когда тот ассоциируется с товарами, для которых предлагается. Этот тест следует четко отличать от теста на опасность смешения у потребителей при использовании тождественных или сходных товарных знаков на идентичные или однородные товары".

В рассматриваемом издании ВОИС проводится четкое разграничение между двумя видами мотивов для отказа, имея в виду экспертизу по абсолютным, объективным основаниям для отказа и экспертизу по относительным основаниям для отказа, позволяющую выявить ",...являются ли заявляемые права идентичными или сходными с преимущественными правами, которые были заявлены или предоставлены на идентичные или сходные товары"^*.

Разграничение мотивов для отказа предусмотрено в законодательстве Европейского сообщества, о чем свидетельствуют статьи 3 и 4 Первой директивы Совета Европейских Сообществ от 21 декабря 1988 г. "О сближении законов стран-участниц о товарных знаках" (89/104)ЕЕС). Статья 3 названного документа. "Основания для отказа или лишения силы" содержит по существу абсолютные основания для отказа. Пункт 1(g) этой статьи устанавливает запрет на регистрацию тех товарных знаков, которые вводят публику в заблуждение, например, в отношении характера, качества или географического указания происхождения товаров или услуг. Статья 4 "Другие основания для отказа или лишения силы из-за конфликтов с более ранними правами" максимально близка по своему содержанию к положениям  статьи 7 Закона.

В более позднем документе ЕС - Положении Совета Европейского сообщества № 40/94 от 20 декабря 1993 г. в отношении товарных знаков на территории Сообщества прямо названы "Абсолютные основания для отказа" - в статье 7 и "Относительные основания для отказа" - в статье 8. По своему содержанию обе статьи повторяют статьи 3 и 4 Первой директивы.

В настоящее время нормы законов ведущих стран мира, в первую очередь, входящих в Европейское сообщество, в части требований, предъявляемых к товарным знакам, максимально гармонизированы и включают положения, касающиеся абсолютных и относительных оснований для отказа в регистрации товарных знаков. В тех странах, где экспертиза на "новизну" заявленного обозначения не проводится, относительные основания используются в качестве мотивов для оспаривания правомерности правовой охраны товарных знаков.

Вне зависимости от содержания экспертизы по товарным знакам в национальных законодательствах отсутствуют положения, позволяющие доказывать способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя наличием охраняемых товарных знаков других лиц, имеющих более ранний приоритет.

Как следует, к примеру, из информации, полученной из патентного ведомства Великобритании, Закон о товарных знаках этой страны основывается на названной ранее Директиве ЕС (пункт 1(g) ст. 3). Согласно Директиве Закон Великобритании подразделяет основания для отказа в регистрации на абсолютные и относительные. Раздел 3(3)(б) данного Закона содержит абсолютное основание, которое запрещает регистрацию товарных знаков, вводящих в заблуждение. Однако, это положение, как указано в информации, "применяется только в тех случаях, когда введение в заблуждение возникает вследствие природы самого знака. Оно не может быть использовано для отказа в регистрации вследствие их сходства с ранее зарегистрированными знаками. Такие вопросы регулируются исключительно относительными основаниями для отказа. Поэтому не существует каких-либо обстоятельств, при которых товарному знаку может быть отказано по абсолютным основаниям вследствие противоречия с каким-либо ранее зарегистрированным товарным знаком".

Как известно, Российская Федерация в 1994 г. заключила, а в 1997 г. ратифицировала Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европейскими сообществами, в котором имеется статья 54 "Охрана интеллектуальной собственности" и приложение 10 к данной статье, обязывающие нашу страну обеспечивать "уровень защиты" интеллектуальной собственности, аналогичный уровню, существующему в Сообществе.

Нельзя не отметить того, что подходы к реализации положений, касающихся абсолютных и относительных оснований для отказа, сформировались на стадии подготовки и введения в действие Закона. Эти подходы на законодательном уровне сохранились в редакции Закона после внесения в него в 2002 г. изменений и дополнений. Они полностью совпадают с рассмотренными выше подходами, проявленными в международных соглашениях и национальных законодательствах в данной области.

Таким образом, при вынесении решения об отказе в регистрации товарного знака или в удовлетворении возражения при оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку на основании абзаца второго пункта 3  статьи 6  Закона необходимо руководствоваться следующим:

1. Заявленное обозначение или оспариваемый охраняемый товарный знак должны быть проанализированы с точки зрения их способности вводить в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц, в том числе охраняемыми товарными знаками.

2. Упомянутый анализ следует проводить, руководствуясь положениями  п.2.5  (2.5.1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25 марта 2003 г. рег. № 4322), в соответствии с которыми к ложным или способным ввести в заблуждение обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается вводящим в заблуждение, если таковым является хотя бы один из его элементов.

3. При применении оснований для отказа в регистрации товарного знака или оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, предусмотренных абзацем вторым пункта 3  статьи 6  Закона ("Абсолютные основания для отказа"), считать неправомерным принятие соответствующих решений, исходя из сходства до степени смешения обозначения или товарного знака с охраняемым товарным знаком, поскольку упомянутое основание может быть применено только в рамках реализации пункта 1 статьи 7 Закона ("Иные основания для отказа").

^*"Введение" в интеллектуальную собственность, ВОИС, 1998. -С.195, 203

Приказ
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 6 июля 2004 г. № 12

В связи с необходимостью применения единообразных подходов к использованию отдельных положений статей 6 и 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое к настоящему приказу Разъяснение "О неправомерности ссылок на пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, при применении оснований для отказа в регистрации товарного знака, установленных абзацем вторым пункта 3 статьи 6 названного закона".

2. Федеральному институту промышленной собственности (А.Д. Корчагин), Палате по патентным спорам (Е.В. Юдина) руководствоваться в своей деятельности названным Разъяснением.